La protezione del know-how differisce da un Paese all'altro. In Italia e in molti altri Paesi, diversamente dai brevetti, il know-how non consiste in un diritto tutelato in assoluto, ma in un diritto tutelato solo al verificarsi di determinate circostanze, previste dalla legge o pattuite tra le parti nel contratto. In Italia, il decreto legislativo n. 198/96 ha previsto una specifica norma di diritto civile a tutela del segreto di impresa e dunque anche del know-how, in quanto costituito da informazioni segrete.
Questa norma è stata inserita all'art. 6-bis della legge invenzioni e prevede che: costituisce atto di concorrenza sleale, ed è pertanto vietata, la rivelazione, l'acquisizione o l'utilizzo di informazioni aziendali segrete, in modo contrario alla correttezza professionale, sempre che l'interessato abbia adottato misure ragionevolmente idonee a mantenere tali informazioni segrete.
E' subito evidente la differenza tra la tutela del segreto e quella del brevetto: mentre le conoscenze brevettate sono protette di per sé, e non in considerazione del particolare atteggiarsi della condotta, le conoscenze segrete sono protette solo in presenza di un comportamento professionalmente scorretto, e cioè nell'ipotesi di concorrenza sleale. In mancanza di un comportamento sleale, in linea di principio, non c' è dunque lesione del segreto di impresa.
Per esempio, non è di per sé illecito, a nostro avviso, desumere delle conoscenze tecniche tramite lo studio dei prodotti messi in commercio dai concorrenti (il cosiddetto "reverse engineering"). Naturalmente, queste attività possono rivelarsi illecite se, utilizzando le conoscenze pur così acquisite, si fabbricano o si vendono prodotti che imitano servilmente quelli del concorrente (art. 2598 n° 1 cod. civ.), o che costituiscono una violazione di diritti brevettuali o di altri diritti di terzi.
Precauzioni durante la fase delle trattative
In generale, durante la fase delle trattative, può essere consigliabile per il licenziante concludere un accordo di segretezza con il licenziatario. Tale accordo, se possibile, dovrebbe anche contenere la previsione di un'adeguata penale a favore del licenziante, quale deterrente per l'eventuale violazione dell'obbligo di confidenzialità da parte del licenziatario. La previsione di una penale può essere consigliabile poiché, in assenza di essa, potrebbe non risultare agevole per il licenziante evidenziare l'importo dei danni causati dall'inadempimento del licenziatario. In ogni caso, è consigliabile che durante la fase precontrattuale il licenziante comunichi le informazioni tecniche solo nella misura strettamente necessaria per mettere in grado il licenziatario di concludere il contratto, senza divulgare l'essenza delle conoscenze tecniche segrete.
Descrizione del know-how nel contratto di licenza
L'accurata descrizione del know-how nel contratto è consigliabile al fine di evitare possibili contestazioni da parte del licenziatario. Infatti, se il know-how non viene chiaramente identificato, il licenziatario potrebbe successivamente eccepire di non avere ricevuto tutte le informazioni che gli erano state promesse, e trovare così un pretesto per sospendere i pagamenti di royalty o altri obblighi contrattuali. La descrizione del know-how dovrebbe non essere così dettagliata da divulgare il nucleo essenziale delle informazioni tecniche, prima della data prevista per la comunicazione delle stesse al licenziatario. L'identificazione del know-how è anche richiesta dagli articoli 1.3 u.c., 1.4 u.c., 10.1 e 10.4 del Regolamento CE n° 240/96 del 31 gennaio 1996 sull'applicazione dell'art.85 (3) del Trattato a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (in seguito "Reg. CE "). L'identificazione del know-how non è agevole, poiché il know-how, al contrario dei beni materiali, presenta una natura incorporea, essendo costituito di conoscenze. Vi sono due metodi principali per descrivere il know-how nel contratto, e cioè riportare l'elenco analitico dei documenti e delle informazioni che verranno trasmessi al licenziatario, oppure indicare lo scopo al quale è finalizzata la comunicazione del know-how, come per esempio nella clausola: "con il termine know-how si intendono le conoscenze che sono necessarie per fabbricare il seguente prodotto:..". Il primo metodo sembra preferibile, anche in considerazione del fatto che sembra meglio conformarsi alle prescrizioni del Reg. CE (art. 10.4).
Claudio Costa